商標丨判斷商標是否構成商品通用名稱(chēng)，應該考慮哪些因素？

商標構成“通用名稱(chēng)”，對于商標權利人來(lái)說(shuō)意味著(zhù)自己注冊的商標隨時(shí)面臨著(zhù)“被撤銷(xiāo)”“他人可以隨意使用”的巨大風(fēng)險，從而導致經(jīng)濟損失。本期以案釋法，小編將通過(guò)北京知識產(chǎn)權法院審理的另外一起案件，繼續討論判斷商標是否構成商品通用名稱(chēng)應該考慮哪些因素，一起來(lái)看看吧！

案情簡(jiǎn)介

科某公司系G745098號、G697132號、G991379號、第1078848號、第1603199號“LGG”系列注冊商標（簡(jiǎn)稱(chēng)“LGG”系列商標）的商標權人，科某公司發(fā)現某品牌“純益生菌發(fā)酵乳”等四種商品（簡(jiǎn)稱(chēng)被訴侵權商品）在包裝、宣傳文案、配料表中使用了與“LGG”系列商標完全相同的“LGG”標識，并在被訴侵權商品包裝、官方旗艦店、公眾號等上稱(chēng)其商品含有“1000億LGG益生菌”，宣傳其為“LGG”授權者，使用“全國唯一” “益生菌是未來(lái)的疫苗”“益生菌將取代抗生素”等宣傳語(yǔ)，遂向一審法院起訴請求判令A公司、B公司、C公司（合稱(chēng)時(shí)簡(jiǎn)稱(chēng)被告A、B、C三公司）立即停止侵害科某公司“LGG”系列商標專(zhuān)用權的行為并立即停止在被訴侵權商品包裝、官方旗艦店、公眾號等上的虛假宣傳，D公司、E公司立即停止生產(chǎn)被訴侵權商品，涉案五公司在《中國市場(chǎng)監管報》顯著(zhù)位置刊登聲明以消除影響并承擔相應賠償責任。

一審法院經(jīng)審理認為，“LGG”不構成鼠李糖乳桿菌商品的通用名稱(chēng)，被告A、B、C三公司的被訴行為構成商標侵權行為及虛假宣傳的不正當競爭行為。

涉案五公司不服一審判決，上訴至北京知識產(chǎn)權法院，請求法院撤銷(xiāo)一審判決，改判駁回科某公司一審的全部訴訟請求。理由如下：

1.涉案五公司的行為并未侵犯科某公司的商標專(zhuān)用權，其相關(guān)訴求不應得到法律支持?！癓GG”是鼠李糖乳桿菌的菌株號，正式名稱(chēng)為“鼠李糖乳桿菌GG株”（Lactobacillus rhamnosus GG，簡(jiǎn)寫(xiě)為L(cháng)actobacillus GG 或 LGG)，“鼠李糖乳桿菌GG株”屬于益生菌商品上的通用名稱(chēng)，“LGG”作為益生菌“鼠李糖乳桿菌GG株”的簡(jiǎn)稱(chēng)及鼠李糖乳桿菌的株號，當然屬于益生菌產(chǎn)品上的通用名稱(chēng)。被訴侵權商品使用“LGG”文字僅僅為了標明產(chǎn)品的添加成分，并非商標法意義上的使用，屬于商標法第五十九條第（一）項規定的正當使用。被訴侵權商品“酸奶、植物素酸奶”與“益生菌”商品不相同也不類(lèi)似。涉案五公司有權按照行業(yè)管理規定標注菌株號“LGG”。

2.涉案五公司對被訴侵權商品如實(shí)進(jìn)行宣傳使用不構成不正當競爭?！癓GG”是“鼠李糖乳桿菌GG株”的簡(jiǎn)稱(chēng)及菌株號，雖然科某公司將其注冊為商標，但也不能改變“LGG”的固有含義，涉案五公司在“LGG”固有含義范圍內使用合理合法?！癓GG”益生菌發(fā)現者許可涉案五公司使用其最新“LGG”專(zhuān)利，且涉案五公司關(guān)聯(lián)公司確屬在中國大陸建立的第一家“LGG”益生菌的生產(chǎn)商，其使用 “中國第一家生產(chǎn)益生菌LGG企業(yè)”、“益生菌LGG發(fā)現者全球獨家授權專(zhuān)利產(chǎn)品”等宣傳語(yǔ)并非虛假宣傳?！癓GG”系由Gorbach 和 Goldin教授最早發(fā)現并命名的益生菌菌株，“LGG”的命名同樣來(lái)自?xún)晌唤淌诿质鬃帜?，雖然科某公司惡意將“LGG”注冊為商標，但是“LGG”文字與Gorbach 和 Goldin教授聯(lián)系的緊密度，明顯高于科某公司，一審判決認為涉案五公司使用含有“LGG”的宣傳語(yǔ)易使消費者誤認與科某公司產(chǎn)生聯(lián)系，與事實(shí)不符。

法律分析

◆商標法第十一條第一款第（一）項規定，僅有本商品的通用名稱(chēng)的標志不得作為商標注冊。

◆商標法第五十九條規定，注冊商標中含有的本商品的通用名稱(chēng)、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊商標專(zhuān)用權人無(wú)權禁止他人正當使用。

（被訴侵權商品一）

北京知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理查明，鼠李糖乳桿菌，其學(xué)名應為“鼠李糖乳桿菌GG株”（Lactobacillus rhamnosus GG strain），屬于乳酸桿菌（Lactobacillu）菌屬、鼠李糖乳桿菌（rhamnosus）菌種，“GG”是代表其發(fā)現者。鼠李糖乳桿菌提取自人體腸道，是客觀(guān)存在的一種事物，發(fā)現于1983年。對于鼠李糖乳桿菌這一客觀(guān)存在的事物，并無(wú)法律規定、國家標準、行業(yè)標準以“LGG”對其進(jìn)行命名。衛生部衛食新準字（2007）第0001號批復文件、2011年第25號公告，衛生部監督局衛監食便函【2018】140號函，衛生健康食品司衛監督食一便函【2008】140號回函四文件亦非法律規定或者國家標準、行業(yè)標準文件之一，其措辭的嚴謹性亦與上述三種性質(zhì)的文件并不相同。因此，僅憑前述文件尚不足以充分證明“LGG”已構成鼠李糖乳桿菌的法定通用名稱(chēng)。

（被訴侵權商品二）

是否構成約定俗成的通用名稱(chēng)，一般以全國范圍內相關(guān)公眾的通知認識為判斷標準，不能以部分從業(yè)者的認識為標準。鼠李糖乳桿菌發(fā)現于1983年，根據雙方提交的證據，國內最早開(kāi)始出現其作為食品添加開(kāi)始于2005年，自此鼠李糖乳桿菌才開(kāi)始逐漸為相關(guān)公眾所認知。而在此之前，科某公司早已就“LGG”申請了相關(guān)注冊商標，在此之后，科某公司作為“LGG”品牌鼠李糖乳桿菌的提供者之一，與國內的食品生產(chǎn)商進(jìn)行了合作。在此過(guò)程中，科某公司通過(guò)合作協(xié)議、授權協(xié)議等對“LGG”標識進(jìn)行了使用。雖然在部分期刊、論文、圖書(shū)當中出現了將“LGG”作為鼠李糖乳桿菌簡(jiǎn)稱(chēng)指代的現象，但上述指稱(chēng)，并不能作為“LGG”已經(jīng)成為商品通用名稱(chēng)的充分證據。且學(xué)術(shù)研究中的使用方式不等同于相關(guān)公眾的認識，判斷是否構成約定俗成的通用名稱(chēng)，主要還應以相關(guān)公眾的通常認識為標準，而商品的生產(chǎn)者與消費者是最主要的相關(guān)公眾。除科某公司通過(guò)商品銷(xiāo)售、商標授權的方式大規模使用“LGG”外，國內經(jīng)營(yíng)者使用“LGG”作為其生產(chǎn)、銷(xiāo)售的商品名稱(chēng)并未形成慣例，亦無(wú)證據證明消費者或其他相關(guān)公眾將“LGG”等同于鼠李糖乳桿菌這一客觀(guān)事物，故“LGG”亦非約定俗成的通用名稱(chēng)。綜上，涉案五公司主張“LGG”已經(jīng)成為鼠李糖乳桿菌商品的通用名稱(chēng)的主張，缺乏充分事實(shí)依據，北京知識產(chǎn)權法院不予采納。

最終，北京知識產(chǎn)權法院判決駁回上訴，維持原判。

法官提示

判斷商標是否構成商品通用名稱(chēng)時(shí)，商標屬于法定的商品名稱(chēng)或者約定俗成的商品名稱(chēng)的，人民法院應當認定其屬于商標法第十一條第一款第（一）項所指的通用名稱(chēng)。

依據法律規定或者國家標準、行業(yè)標準屬于商品通用名稱(chēng)的，應當認定為通用名稱(chēng)。相關(guān)公眾普遍認為某一名稱(chēng)能夠指代一類(lèi)商品的，應當認定為約定俗成的通用名稱(chēng)。被專(zhuān)業(yè)工具書(shū)、辭典等列為商品名稱(chēng)的，可以作為認定約定俗成的通用名稱(chēng)的參考。約定俗成的通用名稱(chēng)一般以全國范圍內相關(guān)公眾的通常認識為判斷標準。對于由于歷史傳統、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場(chǎng)固定的商品，在該相關(guān)市場(chǎng)內通用的稱(chēng)謂，人民法院可以認定為通用名稱(chēng)。訴爭商標申請人明知或者應知其申請注冊的商標為部分區域內約定俗成的商品名稱(chēng)的，人民法院可以視其申請注冊的商標為通用名稱(chēng)。